米商標庁による商標使用”証拠抜き打ち検査制度”に対する留意点

使用宣誓書の提出


アメリカにおいては、商標の権利を維持するために商標の使用実績を提出する義務(使用宣誓)があります。その義務が果たされないと権利が失効してしまいます。

使用証拠提出のタイミング


以下タイムライン毎に使用証拠の提出が求められます。また、使用していない商品(役務)について宣誓を行った場合、虚偽の宣誓となりますので、きちんと時期に合う使用証拠の提出が必要になるのです。

<タイムライン> <使用証拠の提出タイミング> <対象となる使用期間>
出願時 出願時の使用宣誓出願と同時 出願する時点で米国で使用しているもの
登録時 登録前の使用宣誓:登録許可日から6カ月以内 登録許可が下りるまでに米国で使用を開始したもの
5~6年目 5年目使用宣誓:登録日から5年目~6年目の間 登録から証拠提出時点まで米国で使用しているもの
10年目(更新時) 更新に伴う使用宣誓:登録日から9年目~10年目の間 前回使用証拠提出から現在まで 米国で使用しているもの

抜き打ち検査により登録を取り消されないための留意点


2017年3月21日の商標規則改正により2017年11月からオーディットプログラム(Post Registration Proof of Use Audit Program)が行われています。

”オーディットプログラム”とは、5-6年目の使用宣誓書を提出した商標権者が不使用の商標を含んで使用宣誓書を提出していないか、抜き打ちチェックする検査のこと。 これにより、使用証拠を提出しなかった商品・役務についても、使用証拠の提出を求められる局通知が発行されるリスクが高まりました。局通知対象となるのは下記通り。

①1区分につき4件以上の商品・役務を指定している場合
②2区分以上で2件以上の商品・役務を指定している場合
③使用証拠として不適切と判断された場合

上述の局通知が発行されるリスクを防ぐためにも、使用宣誓を行うすべての指定商品・役務について使用証拠を提出することを推奨します。
なお、この局通知に応答できない場合には商標権が取り消されますのでご注意ください。

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使用宣誓手続きと使用証拠(アメリカ合衆国)

〈ライタープロフィール〉
中山 礼美(なかやま れいみ)

GMOブライツコンサルティング株式会社
IPソリューション部/メディア担当
consul@brights.jp

2011年に入社後営業サポート業務に携わり、2017年5月よりメディア担当者として、商標やドメインネームの業務を学びながら記事を発信。様々な業界のトレンドを意識した記事作りの難しさに奮闘中。趣味は食べるコト、プチプラでお得感の高いものを探すこと。